本文来自于德国律师Dr Aloys Huttermann，以深耕IP数十年的德国本土律师的视角，从做出Sisvel Vs Haier案判决的法院、原被告双方在FRAND原则上的义务、以及案件启示等几个方面来分析解读本案。
对于ICT领域的资深IP从业者来说，Sisvel Vs Haier案是近年来SEP海外专利侵权诉讼中颇有里程碑意义的案件，本案的判决对于ICT领域中那些正在经历、即将发起、或有潜在风险卷入到海外SEP专利侵权风险的企业以及相关服务机构而言，意味着在全球诉讼战场上，德国战场对于权利人方(Patentee)和被许可方(licensee)对于平衡双方的许可谈判地位上，将如何把握。
5月初，德国联邦法院宣布了期待已久的针对专利池管理机构Sisvel国际(Sisvel International S.A.,以下简称“Sisvel”)与海尔(Haier)之间公平、合理、不歧视的(fair, reasonable, and non-discriminatory terms,以下简称“FRAND”)专利许可纠纷的裁决。
目前，该法院已通过发表书面意见来解释其裁决并恢复下级法院支持Sisvel的裁决，并建立了一系列关于专利权人和实施者在标准必要专利(Standards Essential Patents,以下简称“SEP”)许可争议谈判中预期行为的标准。这一裁决证实了最初的报告，即法院对被指控的侵权行为施加了更高的门槛，希望证明他们之前的许可行为是符合FRAND 原则的，法院解释说，被告必须表明非常愿意接受FRAND许可。该书面意见还为专利所有人列出了额外的要求和指导方针——在一定条件下，组合许可并不违反反垄断法，而且可以全球性许可。
正如RPX之前报道的那样，在2014年底，Sisvel就两项据称对UMTS和GPRS蜂窝网络标准至关重要的专利(EP 1264 504, EP 0 852 885)与海尔进行了一系列的许可谈判后，向海尔提起了侵权诉讼。
在诉讼未决期间，欧洲法院在华为诉中兴通讯中发布判决，裁定SEP持有人不得针对愿意按照FRAND条款签订许可的用户寻求禁令，并探讨法院如何确定潜在的被许可人已经表明了这样做的必要意愿。该裁决还列出了FRAND辩护的标准，它提供了过去销售核算的标准和过去使用费支付的标准(例如通过证券)。该标准是借鉴反托拉斯法产生的，并且在SEP持有人拥有市场支配地位并且被指控的侵权人提出FRAND反要约的情况下可以部分适用。在华为诉中兴通讯案中，要依靠抗辩胜诉，涉嫌侵权的人必须已经真诚地、不过分拖延地进行过谈判。
杜塞尔多夫地方法院裁定，海尔无权获得FRAND辩护，因为它直到2015年9月的口头听证会之前都没有提交被告侵权器械的销售数据或提供担保。法院认定Sisvel符合SEP持有人的要求，法院裁定海尔的行为构成了根据华为诉中兴通讯案所确定的不当拖延标准，因为海尔拒绝了非专利执行实体(NPE)的原始许可要约所以海尔有义务立即回应Sisvel的要约。但是，杜塞尔多夫高级地区法院于2017年3月推翻了该决定，该法院裁定Sisvel的要约不是FRAND要约，因为与其他被许可人的协议相比，它们歧视海尔，并且法院认为Sisvel没有履行举证责任证明存在这种明显差异的客观原因。法院拒绝恢复禁制令，但命令海尔赔偿损失并提供具体销售信息的账目。
联邦法院于5月5日宣布上诉裁决，就在审理该案的同一天，并于7月初发表了意见。下面的分析是基于Arnold Reuss律师事务所发布的德文判决的非官方英文翻译。该译文省略了意见中有关侵权的部分，确认了下级法院的侵权裁决。
在其意见中有关FRAND许可的部分，法院针对专利所有人和被控侵权者的预期行为制定了各种规则。首先，法院确认，SEP的所有者并非绝对禁止通过寻求禁令来强制执行专利，因为即使是市场主导的专利所有者也没有办法将许可强加给任何人。
但是，法院裁定，在某些情况下，SEP所有者的禁令请求可能被视为滥用行为。这些情形包括：(1)当被指控的侵权者“无条件地提出达成许可协议的条件，专利权人在不违反禁止滥用或歧视的前提下不得拒绝许可的条件”(引用联邦法院2009年《橙皮书》的裁决，关于事实标准的开创性裁决，由华为诉中兴公司为代表);以及(2)当被指控的侵权者愿意获得许可，但专利所有人没有采取必要的步骤来建立如华为诉中兴所规定的FRAND条件时。值得注意的是，这些必要的步骤包括：如果被侵权人不知道他们的侵权行为，则需要通知被侵权人，并为该侵权者提供足够的解释和理由，以应对拟议的FRAND许可条件。
此外，法院认为，只要组合许可实施者不要求为非必要的专利支付许可费用，并且只要实施者为“特定的地理区域有限的产品”创造条件，实施者就不会违反反托拉斯法。法院进一步澄清，专利所有人没有义务只对诉讼中的特定专利进行许可，相反，全世界的组合许可是“常见做法”，是实施者最有效的选择。
法院还裁定，专利所有人必须向被控侵权者根据每个具体案件的事实，在要求的数量、细节程度和披露时间上有所不同的披露信息。这些侵权指控可以在索赔表中列出，这些表“通常是足够的，但不是强制性的”。
此外，关于“合理且非歧视性”许可条款的构成，法院认为， SEP持有者不需要提供“统一关税”，给予所有用户平等的条件。相反，由于适当的条件通常是在“(可能类似的)市场过程”下谈判的，因此被指控侵权者在谈判过程中“认真和目标导向的参与”具有“决定性的重要性”。法院解释说，这一要求在专利所有人是否提供了FRAND许可条款的争议背景下尤其如此，因为被指控的侵权者在经济上受到激励，会推迟到主张的专利到期(即进行保留)，从而排除了禁令救济的可能性(引用华为诉中兴的案例)。
因此，侵权者仅仅表示愿意获得FRAND许可或进行谈判是不够的。相反，侵权人必须明确和毫不含糊地声明他愿意在合理和非歧视性的条款下与专利所有人签订许可协议，并且必须随后以目标导向的方式参与许可协议的谈判。在这一点上，联邦法院引用了英国高等法院法官科林 伯斯(Colin Birss)在Unwired Planet裁决中所写的一句话：“愿意的被许可人必须是愿意以事实上的FRAND条款获得FRAND许可的人”。
根据上述因素，法院随后裁定，出于两个原因，高等地区法院裁定Sisvel滥用其支配地位是错误的。首先，联邦法院裁定上诉法院根据被告行为的时机假设被告同意签订FRAND许可证是错误的。
尽管高等地区法院指出，被告直到收到侵权通知后才宣布可以开放使用许可证，但它仍然发现这足以表达出获取FRAND许可证的意愿，因为它仍然是在诉讼之前发生的，因此Sisvel有义务以FRAND条款提出其他要约。针对相关事实，美国联邦法院拒绝就海尔推迟的自愿声明是否重新确立了Sisvel的任何义务做出裁决。但是，法院还裁定，海尔的声明“未能满足严格、无条件地按照FRAND条款获得许可的要求”，认为某些争议信件只是表达了一种希望，即在要求获得某些折扣信息的同时，进行正式谈判。
但是，法院裁定，上诉法院认为海尔的另一封信是被认可的，该封信附有“有条件声明”，该一封信仅在法院发布有关某些专利的侵权和有效性判决的情况下才表示许可的意愿，因此“不足以”确立被告按照FRAND条款进行许可的意愿。
此外，法院裁定，海尔拒绝在随后的来文中背离上述“不允许的条件”，并坚持就侵权问题提供毫无根据的细节，属于“拖延战术”。法院认为，“不需要对各自专利的使用进行详细的技术或法律解释”，并解释说，“侵权人只需要能够评估侵权指控——如果必要的话，在专家协助下或通过获得法律咨询”。
其次，法院裁定，高等地区法院认为Sisvel公司滥用主导地位问题的结论是错误的，理由是该Sisvel公司向海尔提供了歧视性许可条款。特别地，法院指责上诉法院没有考虑记录是否表明Sisvel被迫基于“外国当局的恐吓或压力”而向第三方授予“优惠条件”。结果，高等地区法院“在法律上以为这本身不能构成不平等待遇的客观理由是错误的”。
一般而言，法院认为，是否存在“针对不同价格的客观理由”的问题，“必须在权衡所有有关利益的基础上回答”。法院解释说，仅凭主导地位行事并不妨碍专利所有人“保护其自身的商业利益”，只要这些行为不能提高专利所有者的支配地位或构成滥用。考虑到这一点，如果专利所有者由于“缺乏司法执行其要求的现实可能性”和各种“国家机构的威胁”而先前接受了第三方的“不充分”要约，则可能会作为“客观原因”起到作用，取而代之的是“相对于其他企业遵守其通常的条件”，只要这些条件在其他方面适当且不会损害竞争。
法院的裁决被认为提供了FRAND法律领域急需的一些标准化，因为德国法院一直在努力统一适用华为诉中兴案中的要素——区别于确定FRAND遵从性的适当程序和实质要求。正如多个利益相关者所指出的，该决定还因其坚持认为FRAND的歧视性条款没有严格规定而引人注目;也就是说，收取不同的费用并不是歧视性的。在这个问题上，Sisvel 诉海尔案的观点与英国在Unwired Planet 诉华为案中阐述的观点一致。
